Eine Marke muss nach Ablauf einer 5-jährigen Benutzungsschonfrist im geschäftlichen Verkehr rechtserhaltend genutzt werden, damit die Rechte an der Marke erhalten bleiben, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
Eine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 26 Abs. 1 MarkenG liegt nur dann vor, wenn die Marke in einer Weise verwendet wird, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, Marktanteile für die betroffenen Waren oder Dienstleistungen gegenüber denjenigen anderer Unternehmer zu gewinnen oder zu behalten. Selbst eine geringfügige Benutzung kann als ernsthaft anzusehen sein, wenn sie mit Blick auf die Gewinnung oder Erhaltung von Marktanteilen wirtschaftlich gerechtfertigt ist. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung ist nicht mit Blick auf Rentabilität oder Schlüssigkeit der Geschäftsstrategie zu beurteilen. Auch wenn die Lieferbeziehung nur zu einem Kunden besteht, hindert dies die Annahme einer ernsthaften Zeichennutzung nicht; absolute Untergrenzen der ernsthaften Benutzung gibt es nicht. Ausgereicht hat z.B.
- der Nachweis eines Verkaufs von ca. 300 Kisten mit je zwölf Flaschen Fruchtsaft an einen Kunden innerhalb eines Jahres mit einem Umsatz von ca. 4.800 €;
- der Nachweis eines Verkaufs von 94 Laiben Käse in einem Zeitraum von ca. 4 Jahren an einen einzigen Kunden (insgesamt ca. 550 kg; Umsatz pro Laib ca. 60 €).
Keine rechtserhaltenden Benutzung liegt dagegen bei einer bloßen ungebrochenen Durchfuhr vor, die mit keiner Vermarktung der betreffenden Waren in Deutschland verbunden ist (vgl. BGH, Beschluss vom 18.05.2017 – I ZR 178/16).
Wird eine Marke nicht rechtserhaltend genutzt und liegen auch keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vor, kann Sie unter den Voraussetzungen des § 49 MarkenG – im Umfang der fehlenden Benutzung – auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht werden. Der Antrag auf Verfall der Marke kann entweder gemäß § 53 MarkenG vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gestellt werden oder nach § 55 MarkenG vor den ordentlichen Gerichten.
Eine Marke rechtserhaltend zu nutzen und die Nutzung auch zu dokumentieren ist für Markeninhaber äußerst wichtig, da nur so die Rechte an der Marke dauerhaft erhalten bleiben. Der Einwand der nicht rechtserhaltenden Benutzung einer Marke sollte auch stets in außergerichtlichen Abmahnverfahren geprüft werden. Es kommt durchaus vor, dass aus Marken abgemahnt wird, welche gerade nicht rechtserhaltend genutzt wurden. In diesem Fall ist die Abmahnung unwirksam und dem Abgemahnten steht i.d.R. ein Anspruch auf Erstattung seiner eigenen Anwaltskosten bzgl. der Verteidigung gegen die Abmahnung zu (vgl.: BGH, Beschluss vom 15.07.2005, Az. GSZ 1/04).
